miércoles, 17 de febrero de 2010

Artículo de mí autoría en Marcasur

Anulando Registros Marcarios: ¿Un criterio regresivo a la vigencia de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de marcas famosas y notorias inscritas ilegalmente en Chile?

De acuerdo al artículo 6 bis (3) del Convenio de París, no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. Es decir, esta norma genera la obligación para los Estados miembros de esta Convención de no aceptar la excepción de prescripción interpuesta para enervar la acción que busca obtener la declaración de nulidad de registros correspondientes a marcas notoriamente conocidas que han sido registradas en algún país miembro de esta Convención de forma ilegal (de mala fe).

El convenio de París entró en vigencia en Chile el 30 de Septiembre de 1991, cuando fue publicado en el Diario Oficial. Lo anterior implicó que desde esa fecha Chile podría haber estado incumpliendo sus obligaciones internacionales al no implementar legalmente la imprescriptibilidad de las acción de nulidad de registros de marcas notoriamente conocidas inscritas de mala fe o al no aceptar la autoexecutibilidad del artículo 6 Bis (3) en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, mientras que la primera opción no fue seguida por el Estado chileno de forma inicial, la segunda sí lo fue de forma jurisprudencial, mediante la dictación de varias sentencias administrativas por parte del antiguo Departamento de Propiedad Industrial (hoy Instituto Nacional de la Propiedad Industrial - INAPI), que reconocía la aplicación de esta norma, y por ende su autoexecutabilidad.

Como ejemplo cabe citar la sentencia N° 104.795, emitida el 22 de septiembre de 2000, por el Departamento de Propiedad Industrial (DPI), en relación con la acción de nulidad interpuesta por John Galiano S.A. en contra del registro N° 403.735, inscrito a nombre de Comercial Eccsa Sociedad Anónima para la marca JOHN GALIANO en la clase 25. El DPI rechazó la aplicación de la excepción de prescripción presentada por el demandado, a pesar de que ya habían transcurrido más de cinco años desde la fecha de otorgamiento del respectivo registro marcario. El rechazo de la excepción fue basado en el hecho que la marca JOHN GALIANO es famosa y notoria en relación con productos de la clase 25 y que fue registrada de mala fe.

Asimismo, cabe traer a colación la sentencia N° 103.419, emitida el 18 de julio del 2000, por el Departamento de Propiedad Industrial (DPI), en relación con la acción de nulidad interpuesta por Brau A.G. en contra del registro N° 384.730, inscrito a nombre Jose Miguel Feliu Sanhueza para la marca ZIPFER URTYP en la clase 32. El DPI rechazó la aplicación de la excepción de prescripción presentada por el demandado a pesar de que ya habían transcurrido más de cinco años desde la fecha de otorgamiento del respectivo registro marcario. El rechazo de la excepción fue basado en el hecho que la marca ZIPFER URTYP es famosa y notoria en relación con productos de la clase 32 y que fue registrada de mala fe.

Ahora bien, Chile recién incorporó localmente la figura de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris el 11 de marzo del 2005, al poner al día la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial con las obligaciones emanadas del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Sin embargo, un nuevo criterio fue establecido por el Tribunal de Propiedad Industrial (Tribunal de segunda instancia administrativa) el año pasado en relación con la autoexecutabilidad de la impescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris. En efecto, el 29 de enero de 2009, este Tribunal de alzada no aceptó los argumentos esgrimidos por O'Neill Europe B.V. en su recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia emitida por el DPI, que no aplicó la impescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris, en relación con la demanda de nulidad interpuesta en contra del registro N° 410.116 de la marca O'NEILL, inscrita para distinguir productos de las clases 9, 12, 25 y 28, bajo el nombre de Jorge Rolando Halabi N.

El fallo de este tribunal de segundo grado, desconoce por completo la autoexecutabilidad de lo prescrito por el artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris al señalar que constitucionalmente Chile sigue el sistema de dualista para dirimir los conflictos en la aplicación y vigencia del derecho internacional al derecho nacional. Es decir, según este Tribunal ad quem la Constitución de Chile exige la incorporación de ciertos derechos generados por los Tratados Internacionales a la legislación local para estar vigentes y ser aplicables al caso concreto.

En este sentido, este fallo establece de forma clara que la impescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris, entró en vigencia recién el 11 de marzo de 2005 (fecha en que la Ley 19.039 fue puesta la día con las exigencias de los ADPIC) y no desde el 30 de septiembre de 1991 (fecha en que entró en vigencia el Convenio de París en Chile). Lo anterior, implica que cualquier titular de una marca que fue registrada en Chile de mala fe antes del 11 de marzo de 2005, podrá interponer con éxito la excepción de prescripción cuando han pasado más de cinco años desde la fecha del otorgamiento del registro y con ello dejar sin efecto la a imprescriptibilidad de esta acción de nulidad y la autoexecutabilidad del artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris.

Creemos que el criterio aplicado por el Tribunal de Propiedad Industrial afecta gravemente los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas. Según este nueve criterio, si una marca fue inscrita de forma ilegal por una persona o empresa en Chile antes del 11 de marzo de 2005, el verdadero titular del signo distintivo ya no podría exigir la imprescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el Convenio de París, para poder anular el registro marcario ilegal y usar su marca en nuestro país.

Cabe tener presente eso sí, que el fallo del Tribunal de Propiedad Industrial no se encuentra aún ejecutoriado, toda vez que O'Neill Europe B.V. presentó un recurso de casación en el fondo en contra del mismo para efectos de obtener su invalidez y la dictación de una sentencia de reemplazo que desautorice este nuevo criterio. Confiamos en que la Corte Suprema dejará sin efecto esta nueva forma de interpretar la vigencia y aplicabilidad del artículo 6 bis (3) del Convenio de París y reinstaure la protección efectiva previamente existente en Chile para los titulares de marcas famosas y notorias que fueron registradas de mala fe antes del 11 de marzo de 2005.


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